1. BGH-Leitsatz (Bananabay II)

Unter Anwendung der vom EuGH vorgegebenen Maßstäbe zur markenrechtlichen Beurteilung der Verwendung von marktidentischen Schlüsselbegriffen bei Google-Adwords (EuGH, Beschluss vom 26.03.2010, C-91/09) hat der BGH nun (Urteil v. 13.01.2011, I ZR 125/07) entschieden:

„Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine in absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für die Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist“ (Leitsatz).

Der EuGH hatte konkret vorgegeben, dass der Inhaber einer Marke eine Werbung verbieten darf,

…„wenn aus dieser Werbung für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder doch von einem Dritten stammen“ (Tenor).

2. Nutzung der Marke als Google-Adword ist zulässig, solange keine Benutzung als Marke stattfindet

In dem zu beurteilenden Fall wurde zwar eine Benutzung eines mit der Marke der Klägerin identischen Zeichens (Bananabay) für identische Waren (vergleichbares Sortiment) durch Werbung bei dem Suchmaschinenbetreiber Google bejaht. Dafür sei es nicht einmal erforderlich, dass das Zeichen in der Werbeanzeige selbst vorkomme. Die Benutzung liege vielmehr darin, dass der Werbende erreicht, dass der Internetnutzer nach Eingabe eines der Marke entsprechenden Suchwortes nicht nur die von dem Markeninhaber angebotenen Waren oder Dienstleistungen, sondern auch seine Werbung für Waren und Dienstleistungen, die möglicherweise eine Alternative zum Angebot des Markeninhabers darstellen, wahrnimmt.

Der entscheidende Punkt liegt aber darin, ob das Zeichen auch wie eine Marke benutzt wird. Dies hat der BGH in dem zu entscheidenden Fall verneint. Der Inhaber einer Marke könne der Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens nicht widersprechen, wenn diese Benutzung keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Weder die Herkunftsfunktion noch die Werbefunktion seien beeinträchtigt.

3. Keine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion

Die herkunftshinweisende Funktion der Marke sei dann beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die dort beworbenen Waren- oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder aber von einem Dritten stammen (so auch die Vorgabe des EuGH).

Eine Verletzung würde also vorliegen, wenn

In dem zu beurteilenden Werbelink und seiner Botschaft fehlte jeder Ansatzpunkt, der für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer den Schluss nahelegen könnte, die Anzeige stamme von der Markenrechtsinhaberin oder zwischen dem Werbenden und der Inhaberin bestünden wirtschaftliche Verbindungen. Weder enthielt der aufgeführte Link einschließlich des angegebenen Domain-Namens noch der Anzeigentext einen Hinweis auf das eingegebene Markenwort (Bananabay). Noch sei es schädlich, dass beim Erscheinen der Google-Werbung der Suchbegriff in der Suchzeile sichtbar bleibe. Der verständige Internetnutzer erwarte in der Rubrik „Anzeichen“ nicht ausschließlich Angebote des Markeninhabers oder seiner verbundenen Unternehmen. Ihm sei klar, dass eine notwendige Bedingung für das Erscheinen der Anzeigen vor allem deren Bezahlung durch den Werbenden ist. Zudem könne davon ausgegangen werden, dass der aufmerksame Internetnutzer Kenntnis von der Möglichkeit habe, die Platzierung von Anzeigen durch die Verwendung von Schlüsselwörtern zu steuern.

4. Keine Beeinträchtigung der Werbefunktion

Hinsichtlich der Werbefunktion der Marke sei es zwar richtig, dass - wenn der Markeninhaber selbst diese als Schlüsselwort registrieren wolle -, er mit anderen Verwendern des Schlüsselworts um die vordere Position der Werbeanzeige konkurrieren müsse. Dies genüge aber nicht für eine rechtlich relevante Beeinträchtigung der Werbefunktion.

5. Fazit

Unter Beachtung der Einschränkungen durch den EuGH/BGH ist es demnach rechtlich möglich, mit einer fremden Marke als Schlüsselwort in einer Suchmaschine via Adword zu werben.

Die Verwendung von Metatags und vergleichbare Zeichenverwendungsformen jedoch bleibt weiterhin problematisch. Denn diese beeinflussen den durch Eingabe des Suchworts ausgelösten Suchvorgang in der Weise, dass das Angebot des Verwenders in der Liste der Suchergebnisse, also der Trefferliste, erscheint. Bei den Ergebnissen der Trefferlisten werde aber für den Internetnutzer in der Regel nicht deutlich erkennbar, ob der Verwender des Metatags, der identische oder ähnliche Produkte anbietet, im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder aber mit diesen wirtschaftlich verbunden ist (vgl. BGH, Urteil v. 18.05.2006 - I ZR 183/03, BGHZ 168, 28 Rn. 17, 19 - Impuls; Urteil vom 18. Februar 2007 - I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 18 = WRP 2007, 1095 - AIDOL; Urteil vom 7. Oktober 2009 - I ZR 109/06, GRUR 2009, 1167 Rn. 14 = WRP 2009, 1520 - Partnerprogramm; Urteil vom 4. Februar 2010 - I ZR 51/08, GRUR 2010, 835 Rn. 25 = WRP 2010, 1165 - POWER BALL). Konsequenterweise wird dann von einer unzulässigen Markenbenutzung wegen Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion auszugehen sein.

Jürgen Höffler

Rechtsanwalt
Karlsruhe

• in der Anzeige des Dritten suggeriert würde, dass zwischen ihm und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung bestünde oder
  • die Herkunft der fraglichen Ware oder Dienstleistungen so vage gehalten wäre, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer auf der Grundlage des Werbelinks und der dazugehörigen Werbebotschaft nicht erkennen könnte, ob der Werbende im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder doch mit diesen wirtschaftlich verbunden ist.